事件の概要
X（原告・被上告人）は，「PALM SPRINGS ， POLO CLUB」の欧文字と「パームスプリングスポロクラブ」の片仮名文字とを上下２段に横書きして成る商標（以下「本願商標」という。）につき，指定商品を商標法施行令別表の第２５類「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，げた，草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」として，商標登録出願をした。
この商標登録出願に対し，特許庁が，拒絶の査定をしたので，Xは，拒絶査定に対する審判を請求した。
特許庁は，『本願商標をその指定商品に使用する場合には，これに接する取引者，需要者は，その構成中の「POLO」，「ポロ」の文字に注目し，アメリカ合衆国の著名なデザイナーであるラルフ・ローレンが被服等の商品について使用している「POLO」又は「ポロ」の文字から成る各商標（以下「引用商標」と総称する。）を連想，想起し，同人若しくは上告補助参加人又はこれらと組織的，経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから，本願商標は商標法４条１項１５号（以下「本号」という。）に該当し，商標登録を受けることができない』とし、Xの上記審判請求は、成り立たない旨の審決（以下「本件審決」という。）をした。Xは、この審決を不服として、知財高裁に提訴した。
原審では、 『引用商標は，ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等の商品を表示するものとして，取引者，需要者の間に広く認識されているが，他方，「POLO」，「ポロ」の語がポロ競技を意味することも，本願商標の出願当時，我が国において広く知られていたから，結合商標中に「POLO」，「ポロ」の語が含まれている場合に当該商標からラルフ・ローレンに係る引用商標を連想するか否かは，引用商標の強い識別力を前提にして，個別具体的に判断すべきである。
本願商標の構成中の「PALM SPRINGS」がアメリカ合衆国にある保養地として我が国において広く知られていること，「クラブ」が同じ目的の人々が作った団体を意味することからすると，本願商標の指定商品の取引者，需要者がこれに接した場合には，ごく自然に，「PALMSPRINGSにあるポロ競技のクラブ」を意味するものと認識すると認められ，引用商標の周知性，著名性を考慮しても，本願商標から，「PALM
SPRINGSにあるラルフ・ローレンに係るポロ製品の愛好者のクラブ」との観念が生じたり，「POLO」，「ポロ」の部分のみが注目されて直ちに引用商標が連想されたりするとまで認めることはできない。
したがって，本願商標をその指定商品に使用する場合に，これに接する取引者，需要者が引用商標を連想，想起するとは認められないから，本件審決は取り消されるべきである』とし，本件審決を取り消した。
特許庁長官は、これを不服として上告した。
判旨
本号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに，当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして，上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきものである（最高裁平成１０年（行ヒ）第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁）。
これを本件について見ると，次のとおりである。
ア 本願商標は，その外観上，４個の英単語及びこれに対応する片仮名文字から成るものであって，引用商標と同一の「POLO」，「ポロ」の語と，「PALM」，「パーム」，「SPRINGS」，「スプリングス」及び「CLUB」，「クラブ」の語とを組み合わせた結合商標である。また，本願商標は，全体として一個不可分の既成の概念を示すものとは認められないし，欧文字で１９字，片仮名文字で１４字から成る外観及び称呼が比較的長い商標であるから，簡易迅速性を重んずる取引の実際においては，その一部分だけによって簡略に表記ないし称呼され得るものであるということができる。
イ 引用商標は，ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等の商品を示すものとして，我が国における取引者及び需要者の間に広く認識されているものであって，周知著名性の程度が高い表示である。もっとも，「POLO」，「ポロ」の語は，元来は乗馬した競技者により行われるスポーツ競技の名称であって，しかも，「ポロシャツ」の語は被服の種類を表す普通名詞であるから，引用商標の独創性の程度は，造語による商標に比して，低いといわざるを得ない。しかし，本願商標の指定商品は洋服等であって，引用商標が現に使用されている商品と同一であるか又はこれとの関連性の程度が極めて強いものである。また，このことから，両者の商品の取引者及び需要者が共通することも明らかである。しかも，本願商標の指定商品が日常的に消費される性質の商品であることや，その需要者が特別な専門的知識経験を有しない一般大衆であることからすると，これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでないと見なければならない。そうすると，本願商標の本号該当性の判断をする上で，引用商標の独創性の程度が低いことを重視するのは相当でないというべきである。
ウ 本願商標を構成する「POLO 「ポロ」の語以外の」， 語句のうち，「PALM SPRINGS」，「パームスプリングス」がアメリカ合衆国にある保養地の名称として知られていること，「CLUB」，「クラブ」が同好の者が集った団体を意味する日常用語であることからすれば，本願商標から「パームスプリングスにあるポロ競技のクラブ」という観念が生じ得ることは，原判決の判示するとおりである。しかし，１個の商標から複数の観念が生ずることはしばしばあり得るところ，引用商標の周知著名性の程度の高さや，本願商標と引用商標とにおける商品の同一性並びに取引者及び需要者の共通性に照らすと，本願商標がその指定商品に使用されたときは，その構成中の「POLO」，「ポロ」の部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想できるのであって，本願商標からは，上記の観念とともに，ラルフ・ローレン若しくはその経営する会社又はこれらと緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であるとの観念も生ずるということができる。
以上のとおり，本願商標は引用商標と同一の部分をその構成の一部に含む結合商標であって，その外観，称呼及び観念上，この同一の部分がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え，引用商標の周知著名性の程度が高く，しかも，本願商標の指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し，両者の取引者及び需要者も共通している。これらの事情を総合的に判断すれば，本願商標は，これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものであり，その商標登録を認めた場合には，引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招くという結果を生じ兼ねないと考えられる。そうすると，本願商標は，本号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たると判断するのが相当であって，引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことは，この判断を左右するものでないというべきである。
以上によれば，原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
注記：下線は、判決文では引かれておりません。実務上、重要と思われる部分に引いております。