事件の概要
X（原告・被控訴人）は、アルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された商標につき、指定商品を第２０類「 クッション，座布団，まくら，マットレス」、第２２類「
衣服綿，ハンモック，布団類，布団綿」、第２４類「 布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布」、第２５類「 被服（「和服」を除く。）」とする登録商標（以下、「本件登録商標１」という。）に係る商標権と、「SAMURAI」と表記された下にカタカナで「サムライ」と表記された商標につき、指定商品第２５類「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽」とする登録商標（以下、「本件登録商標２」という。）に係る商標権と、を有する（以下，前記各登録商標を「本件各登録商標」、前記各商標権を「本件商標権」という。）。
Y（被告・控訴人）は，「ＳＡＭＵＲＡＩ」と表記された下に「ＪＡＰＡＮ」と表記された標章（以下、「Y標章１」という）、「Samurai」と表記され下に「japan」と表記された標章（以下、「Y標章２」という）、「SAMURAI」と表記された下に「JAPAN」と表記された標章（以下、「Y標章3」という）を付した商品（以下「Y各商品」という。）を製造し，各ウェブサイト（以下「Y各ウェブサイト」という。）において，販売している（以下，前記「Y標章１」ないし「Y標章３」を「Y各標章」という。）。
Xは，前記Yの行為により本件商標権を侵害されたとして，Yに対し，商標法３６条１項に基づき，Y各標章の使用差止め等を請求した。
原審は，Xの請求のうち、Y標章１及びY標章２に関する使用差止め等を認容する判決をした。
Yは，これを不服とし，控訴した。
判旨
以下のとおり，Y標章１及び２は，本件各登録商標に類似する商標であるが，Y標章３は，類似するとはいえない。
（１） 登録商標に類似する商標
商標の類否は，同一又は類似の商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。
（２）被告各標章と本件各登録商標の類否
ア．本件各登録商標の構成
(ア) 本件登録商標１
本件登録商標１の外観は，毛筆風の勢いのある書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記され，このうち「Ｓ」と「Ｒ」の文字が他の文字より大きく表記されたものである。
同商標からは，「さむらい」の称呼と「侍」の観念が生じる。「侍」は，一般に「武士」，転じて「なかなかの人物」を意味する。
(イ) 本件登録商標２
本件登録商標２の外観は，Century 風で， やや細めの書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に，同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記されている。
同商標の称呼及び観念は，上記(ア)と同じである。
イ． Y各標章の構成
(ア) Y標章１
ａ：外観
アルファベットのゴシック体大文字で「ＳＡＭＵＲＡＩ」と表記された下に，これより小さなアルファベットのゴシック体大文字で「ＪＡＰＡＮ」と表記されている。
文字の大きさを比較すると，「ＳＡＭＵＲＡＩ」に使用されている文字は，「ＪＡＰＡＮ」に使用されている文字の，幅，高さとも，各々約３．５倍程度である。
ｂ：称呼
「SAMURAI」の部分から「さむらい」の称呼が生じ，「JAPAN」の部分から「ジャパン」の称呼が生じる。
ｃ：観念
「SAMURAI」の部分から「侍」の観念が生じ，「JAPAN」の部分から「日本」の観念が生じる。
ｄ：要部
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべきである（最高裁平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
上記ａ のとおり， Y標章１ は，「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも格段に大きく，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。また，「JAPAN」の部分からは「ジャパン」の称呼及び「日本」の観念が生じるものの，服飾の分野において原産国を表示する又は商品イメージを代表させることを目的として，国名，都市名等が併せて表記されることは通常見られることであり，Y標章１における「JAPAN」の部分も，上記の外観からすれば，そうした意味合いによるものとしか理解することができない。したがって，この部分からは，出所識別標識としての称呼，観念も生じないというべきである。
よって，Y標章１の要部は「SAMURAI」の部分である。
なお，Yは，「SAMURAI JAPAN」という表記が，一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味し，取引者ないし需要者は，Y標章１についても「SAMURAIJAPAN」という一連一体の言葉と認識するから，「SAMURAI」と「JAPAN」とを分離するのは相当でなく，「SAMURAI」の部分を要部ということはできない旨主張する。たしかに，「SAMURAI」と「JAPAN」が外観上も一連一体として記載された場合は，これを一連一体の言葉として認識することは十分にあり得る（後記(ウ)参照）。
しかしながら，そもそもY標章１の外観が，前記ａのとおり，２段に表記されている上，「SAMURAI」と「JAPAN」の文字の大きさが著しく異なっていることからすれば，取引者や需要者が，Y標章１を見て，「SAMURAI
JAPAN」という一連一体の言葉として認識することは考えにくい。Yは，「SAMURAI JAPAN」という表記が，一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味するとする根拠について，①
社団法人日本ホッケー協会が「さむらいJAPAN」の商標登録を有すること，② 野球の日本代表チームが「侍ジャパン」の呼称を使用していることなどを挙げるにすぎない。これらのことから，取引者，需要者において，「SAMURAI
JAPAN」という表記が一般に「スポーツの国際試合における日本代表」，「スポーツをする日本男児」を意味すると受け取られているなどとは認められない。
(イ) Y標章２
ａ：外観
アルファベットのイタリック体で「Samurai」と表記され，「S」が大文字であるほかは小文字である。この表記の下にアンダーラインが付され，このアンダーラインの下に，より小さなアルファベットのイタリック体小文字で「japan」と表記されている。文字の大きさを比較すると，「Ｓａｍｕｒａｉ」に使用されている文字は，「ｊａｐａｎ」に使用されている文字の，幅，高さとも，各々約２倍程度である。
ｂ：称呼及び観念
称呼及び観念については，上記(ア)ｂ及びｃと同様である。
ｃ：要部
上記ａのとおり，「Samurai」の部分の方が「japan」の部分と比べて格段に大きい上，「Samurai」の部分がアンダーラインで強調されていることなどからすれば，この部分が取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
「japan」の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないこと及び「Samurai japan」という一連一体の言葉としての外観，称呼，観念が生じるなどといえないことは，前記(ア)ｄと同様である。
したがって，Y標章２の要部は「Samurai」の部分である。
(ウ)Y標章３
ａ：外観
アルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に，これより小さなアルファベットの大文字で「JAPAN」と表記されている。
「A」の文字を基準として文字の大きさを比べると，「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも約１.５倍大きい。
ｂ：称呼及び観念
称呼及び観念については，上記(ア)ｂ及びｃと同様である。
ｃ：要部
Y標章３では，「SAMURAI」の部分が「JAPAN」の部分と比べて大きいものの，Y標章１及び２と異なり，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として，強く支配的な印象を与えるとまではにわかに認めがたいというべきである。
また，このような外観からすると，一連一体の表記として「サムライジャパン」という称呼も生じることが考えられる。このような場合，取引者，需要者において，固有の意味を有する熟語として受け取るとまでは認めにくいものの，「SAMURAI（侍）」と「JAPAN（日本）」とを組み合わせたものとして出所識別機能を有する標識と捉えることが可能である。
しかも，「SAMURAI」から生じる観念である「侍」は，日本固有のものであり，上記のような観念の下では，取引者，需要者において「JAPAN」から生じた観念である「日本」と結びついた一連一体のものとして受け止められやすいといえる。
他方，「SAMURAI」も「JAPAN」も被告商品と関連性はないものの，一般名称であるため出所識別力に大きな違いがあるとは認められないから，「SAMURAI」以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないということも困難である。
したがって，Y標章３において，「SAMURAI」の部分を取り出して，その要部であると認めることはできない。
ウ． 類否判断
(ア) 本件登録商標１とY各標章との対比
前記イ(ア)及び(イ)のとおり，Y標章１及び２の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり，本件登録商標１とは書体が異なるものの，同一のアルファベットにより構成されるものであるから，外観において類似する。また，要部からは，「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから，称呼及び観念においても，本件登録商標１と同一のものである。
しかし，前記イ(ウ)のとおり，Y標章３は，分離観察ができないため，「SAMURAI JAPAN」として，本件登録商標１と対比すると，外観，称呼，観念において異なる。
(イ) 本件登録商標２とY各標章との対比
前記イ(ア)及び(イ)のとおり，Y標章１及び２の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり，本件登録商標２の上段部分と同一のアルファベットにより構成されるものであるから，外観において類似する。また，上記要部からは「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから，称呼及び観念において，本件登録商標２の上下各部分とも同一のものである。
しかし，前記イ(ウ)のとおり，Y標章３は，分離観察ができないため，「SAMURAI JAPAN」として本件登録商標２と対比すると，外観，称呼，観念において異なる。
(ウ) 取引の実情
Yは，取引の実情からすれば，取引者，需要者が本件各登録商標の指定商品とY各商品の出所について誤認混同するおそれはない旨主張する。
しかしながら，Yが主張する事情のうち，Y各商品が，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないとする点に理由がない。また，Yがフットサル愛好者に広く認識されているからXが販売する商品と誤認混同されるおそれはないとする点も，Y各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないことを前提とするものであり，同様に理由がない。
Yが主張するとおり，販売方法に係る差違や販売に係るインターネット上のウェブサイトの表示に差違があるとしても，一般の需要者からしてみれば，少なくともY各商品がXの製造に係る商品等であると誤信するおそれはあるというべきであり，「何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合」に当たるとはいえない。
(エ) 結論
これらのことからすると，Y標章１及び２は，本件各登録商標と外観において類似し，称呼及び観念において同一のものである上，商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合に当たるような取引の実情があるともいえない。
よって，Y標章１及び２は，本件各登録商標に類似する商標であると認められる。
他方で，Y標章３は，本件各登録商標に類似する商標であるとはいえない。
注記：下線は、判決文では引かれておりません。実務上、重要と思われる部分に引いております。